美國專利法新修正的複審(Reexamination)今年9月生效。經濟部智慧財產局長表示,台灣企業若在美國專利商標局(USPTO)遭控專利侵權,將可直接向USPTO提出複查,省下必須跑訴訟程序的大筆費用。
美國專利法修正案去年通過,是近60年來最大篇幅的全面修正。去年9月16日經美國總統歐巴馬簽署同意後,相關條文分別立即生效或在一年後、二年後生效,其中複審制度將於今年9月16日生效。
屆時將有「第三人挑戰已發證專利有效程序」,預期可增加第三人利用USPTO的程序挑戰已發證專利的有效性。
在現行制度下,第三人(被控專利侵權行為人)如果認為系爭專利(即專利權人所用來提告他人侵權的專利)並不具備專利性,則可以利用複審制度挑戰已經發證專利的有效性。
目前的複審程序可分為單方複審程序與多方複審程序,兩種程序的聲請人都可以提出支持系爭專利不具專利性的前案給USPTO審查。
但是在單方複審程序之下,聲請人提出聲請後就不得再參與審查過程,因此系爭專利被認定無效者僅有11%的機率。
不過該程序的優點是,聲請人可以匿名。
在多方複審程序之下,聲請人提出聲請後則可以繼續參與審查過程,系爭專利被認定無效的機率就提高為44%,但相對的,缺點就是聲請人必須具名聲請。
過去USPTO的制度,並不允許兩造當事人參與審查程序,在新制度上路之後,雙方都有權利充分舉證,提出對己方有利的資料供USPTO審查。
在專利法修正之後,聲請USPTO重新審查的門檻降低,提高已發證專利有效性挑戰的機會。
過去我國企業在USPTO遭控專利侵權時,往往必須到法院以訴訟程序,主張對方的專利無效,須付出龐大的訴訟成本。
但當複審制度修正後,降低重新審查專利有效性的門檻,企業若直接在USPTO提出重新審查,將較為便利。此外並可在重新審查程序中提出對己方有利的證據,這對我國企業而言將是正面影響。
美國專利複審制度修正前後之比較
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修正前 |
修正後 |
USPTO聲請重新審查門檻 |
較 高 |
降 低 |
遭控專利侵權企業應對 |
大多必須走法院訴訟程序 |
可直接向USPTO提出重新審查 |
美國專利商標局複審程序
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聲請人參與審查過程 |
聲請人匿名 |
單方審查程序 |
不可 |
可以 |
多方審查程序 |
可以 |
不可 |
資料來源:經濟日報,智慧財產局
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