專利商標客棧

2012/9/16美國專利修法新實施項目

1.新法中發明人宣稱及Oath的改變，專利申請案所有有關發明人仍需提供誓詞指出其為該發明的原始發明人，或集體發明人之一。不再宣稱自己是“第一”發明人。另外發明人可以將發明轉讓給他人或公司，由新接授權者直接向美國專利商標局提出申請。按舊法，發明人必需提出專利申請後，將專利申請再轉讓授權給他人。

2.    新法允許第三者在專利申請過程中提出文件給美國專利商標局審查該申請案時參考。提出必須在：

a.    專利申請案核准前； 或

b.    專利申請案公開後6個月內；或

c.    在第一次駁回Office Action之前。

   以a, b或c 最晚期限為準。

3.    雙方複審（inter-reexamination）

   新法中，舉發者可以全程參與複審過程，向美國專利商標局提供舉發文件（或相關專利）：

a.    必需在專利生效9個月後才能提出。

b.    可以做採證（要求對方提供文件及證人取證）

c.    複審需在一年內完成；如有正當理由，最長可以延期到18個月。

d.    專利擁有人可以修改專利項目；複審完成後，舉發者不能再在法院訴訟挑戰這些已經通過複審專利專案無效性。

4.    訴訟提供“核准後檢視”在專利生效9個月內，協力廠商可以以其他理由挑戰；但只能挑戰2013年3月16日以後核准生效的專利。

5.    要求複審商業方法相關專利，對於舉發商業方法相關專利：

a.      只有該專利提出侵權告訴的被告才能提出。

b.      舉發專利限於與資料處理及與財務管理或服務相關的專利。

c.       此舉發複審程式到2020年終止。

6.    額外審查（supplemental examination）

 訴訟中對專利權人提供額外審查，由專利權人向美國專利商標局提供與專利相關文件，三個月內美國專利商標局必需做出決定，這些文件是否對專利有極大相關性。如極大相關，美國專利商標局對該專利展開複審，複審結果如認定該專利仍有效；此後舉發者不得使用相同文件來挑戰專利的有效性。除非舉發者在額外審查之前在法院，FDA及USITC中已根據該些檔向該專利提出專利無效訴訟。